같은 청구항이 미국에서는 되고 유럽에서는 안 되는 경우

국내 출원을 그대로 번역해 해외로 내보내는 경우가 많습니다. 그런데 청구항의 형식 자체가 관할마다 다르게 취급되기 때문에, 번역이 정확해도 거절되는 자리가 있습니다. 가장 자주 걸리는 것이 의료행위 관련 청구항입니다.

관할별로 갈리는 지점

같은 발명을 세 나라에 걸었을 때, 한국에서 이미 방법 청구항을 포기하고 물건 청구항만 남긴 상태로 유럽에 들어가면 보호 범위가 필요 이상으로 좁아집니다. 반대로 미국 기준으로 작성한 방법 청구항을 그대로 유럽에 내면 제53조(c)로 거절됩니다.

유럽에서 쓰는 우회 형식

유럽은 방법 청구항을 막는 대신 용도 청구항으로 같은 보호를 얻는 길을 열어 두었습니다.

• Swiss-type: "질병 X의 치료용 의약 제조를 위한 화합물 A의 용도" 형식
• EPC2000 용도청구항: "질병 X의 치료에 사용하기 위한 화합물 A" 형식

두 형식은 심사 실무와 침해 판단에서 차이가 있으므로, 어느 쪽을 택할지는 그 발명이 제법에 특징이 있는지 용도에 특징이 있는지에 따라 정해집니다.

실무에서의 순서

1. 국내 출원 단계에서 해외 진입 관할을 먼저 정합니다. 나중에 정하면 이미 확정된 명세서 안에서만 대응해야 합니다.
2. 관할별로 살아남을 청구항 세트를 각각 설계합니다. 하나의 세트를 번역해서 돌려쓰지 않습니다.
3. 명세서 본문에 각 형식을 뒷받침할 기재를 미리 넣어 둡니다. 본문에 근거가 없으면 나중에 그 형식으로 보정할 수 없습니다.

3번이 핵심입니다. 청구항은 나중에 고칠 수 있지만, 명세서 본문에 없는 내용을 나중에 넣는 것은 신규사항 추가가 되어 허용되지 않습니다. 해외 전략은 국내 출원서를 쓰는 시점에 이미 시작됩니다.